Titulo: El registro
abusivo de nombres de dominio y su influencia en la actividad
comercial de
las Empresas Cubanas.Autor: Edel Bencomo Yarine E-mail: ebycapri@mixmail.com
1. Introducción
Es inevitable para las entidades
comerciales, en la actualidad, escapar al hecho de tener que trazar una estrategia
de acción para la proyección de sus actividades en las redes virtuales
de información y comunicaciones. En una Era en la que existe una economía
virtual, propiamente dicha, porque incluso existen Empresas cuya razón
social está condicionada a la existencia de una red local o global que
permita consumar el fin para la que fue creada y porque sólidas corporaciones
de prestigio que realizan sus operaciones, en el plano o espacio físico,
han alcanzado elevar sus ganancias utilizando las ventajas que ofrecen las infovías.
Cuba
a pesar de no ser uno de esos países en los que el Comercio Electrónico
ha representado cifras significativas en el producto interno bruto de la economía,
ha comenzado hace varios años, a implementar estrategias para hacer que
las empresas cubanas, utilicen el ciberespacio para poder realizar la comercialización
y la publicidad de sus productos y servicios, sobre todo en el sector del turismo,
el sector de la cultura y el del comercio interior, en menor cuantía. Esto
ha alcanzado un mayor auge, debido al constante estudio y análisis de líneas
de acción dentro de las novedosas estrategias empresariales que se han
desarrollado en el plano económico en el país, como lo ha sido el
Perfeccionamiento Empresarial.
Las empresas cubanas ya se han tropezado
con dificultades en la adopción de estas estrategias de inserción
en el mercado a través de Internet. Esto ha visto su reflejo en numerosos
litigios, en que una vez más se ha puesto al descubierto, la intencionalidad
de prácticas nocivas como el registro abusivo de nombres de dominio o Ciberocupación
y comportamientos dolosos que pueden llevar a que se tipifiquen actos como el
secuestro inverso de nombres de dominio. Por este motivo el Centro de Mediación
y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, trabaja
apoyado en la Política de Solución de Controversias en materia de
nombres de dominio, aprobada por la ICANN, para tratar de disminuir las controversias
en esta materia, objetivo que ha logrado en gran medida, lo que se ha demostrado
por los datos estadísticos de su labor a lo largo de estos últimos
años.
Dos empresas cubanas se han visto involucradas en casos de
esta índole, trataremos de ilustrarlos a través del análisis
de la síntesis de estos procesos que ofrecen la solución de ambos
casos. Hemos decidido analizar ambos procesos, con el motivo de exponer el modus
operandi de los ciberocupadores y en este caso podrán percibir de que forma
las partes de un proceso pueden vislumbrar la intensión verdadera de los
usurpadores de dominios, quienes injustificadamente, pretenden apropiarse de nombres
de dominio sobre los que no tienen interés y derecho legítimo alguno.
En
el presente trabajo, de alguna forma, podrán percibir la dinámica
de este tipo de proceso administrativo, mediante la exposición de casi
todos los actos que complementan esta modalidad de procesos, lo cual puede resultar
de suma importancia para tener una visión del tema, tanto para profesionales
del derecho como otro tipo de especialistas que se desarrolla en esta actividad
dentro de empresas o entidades que tienen una política definida para lanzar
su imagen en el espacio virtual.
2. Resumen del caso relacionado con
la marca MATUSALEM
El caso radicado en el Centro de Arbitraje y Mediación
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1), relacionado
con la marca cubana Matusalem (2) , comenzó con la interposición
de una demanda por la Empresa Ron Matusalem & Matusa of Florida Inc., con
domicilio en la Florida, Estados Unidos de América, contra la Empresa Cubana
Cuba Ron S.A. (3)
Inmediatamente después de ser verificada
la existencia de estos dominios con la entidad (4) que registró
los mismos, se puso al corriente a dicha entidad de registro, del litigio en que
se encontraban dichos Nombres de dominio, para que estos quedaran bloqueados hasta
el final del procedimiento administrativo, como es usual en estos casos.
En
esta demanda la Empresa estadounidense pretendía que le fueran transferidos
los nombres de dominios registrados por la Empresa cubana, Cuba Ron S.A., los
dominios registrados por esta empresa cubana son:
- matusalemrum.com
-
matusalemrum.net
- ron-matusalem.com
- ron-matusalem.net
- ronera-matusalem.com
-
ronera-matusalem.net
- roneramatusalem.com
- roneramatusalem.net
- ronmatusalem.biz
-
ronmatusalem.com
- ronmatusalem.net
2.1 Los fundamentos de hecho
de las partes
La Corporación estadounidense, Ron Matusalem &
Matusa of Florida Inc., parte demandante en este proceso, sostiene la demanda
basada en materiales promocionales que resumen la historia del producto que fabrica
y comercializa. Los documentos presentados por esta compañía, demostraron
que Matusalem es un famoso ron, producido hoy en día en República
Dominicana, cuyo origen data de 1872, este ron fue creado en Cuba por la familia
Alvarez Camp quien ostentó su titularidad y lo fabricó en la isla
hasta el momento en que se refugian en los Estados Unidos (5), dejando
el país después del triunfo de la Revolución Cubana.
La compañía estadounidense alegó también como
argumento procesal, la posesión de cuatro marcas registradas en los EE.UU
que incorporan la palabra Matusalem sola o en conjunto con otras palabras:
1.
RON MATUSALEM - registrado en la clase 33 (6) para el "ron" desde
el 12 de junio de 1990 (registro No. 1.601.273). Estaba demostrado el primer uso
de la marca desde 1964;
2. MATUSALEM - registrado en la clase 32
(7) para las "mezclas del cóctel y los jugos de fruta sin alcohol"
y la clase 33 para "cócteles preparados con alcohol" desde el
29 de septiembre de 1998 (el registro No. 2.192.783). Estaba demostrado el primer
uso de esta marca desde 1995;
3. MATUSALEM - registrado en la clase
33 para el "ron" y la clase 34 (8) para los "cigarros"
desde 1998 (registro No. 2.142.393). Se demuestra el primer uso de la marca desde
1964 para la clase 33 y desde 1996 para la clase 34; y
4. CON MATUSALEM
- ASI ES LA FIESTA CON MATUSALEM HOY ALEGRE. . . MAÑANA BIEN - registrado
en la clase 33 para "destilación de licores" desde el 20 de enero
de 1998 (el registro No. 2.130.534). Se demostró el primer uso de la marca
desde 1996.
Por los documentos presentados por la Empresa estadounidense
se demuestró que los últimos datos de registro de esta marca, versaban
de 1990 y se alegó como fecha de uso por vez primera el año 1964,
no obstante la empresa demandante también expresó que la palabra
Matusalem correspondía a varias de las marcas registradas en los EE.UU
y en otros países por ésta empresa y su compañía hermana,
sin presentar evidencias de estos hechos.
La parte demandada (9),
anexó a su escrito de contestación el Acta de Nacionalización
de la compañía Ron Alvarez Camp, en 1965 por el gobierno cubano
y esta circunstancia no fue objetada por la parte demandante. Estos documentos
demostraron que en aquella época la compañía de Ron Alvarez
Camp era la empresa productora del ron Matusalem y la dueña de las Marcas
Matusa y Matusalem. Junto al escrito de contestación, fueron adjuntadas
las copias de las renovaciones de los registros de la marca "Matusalem"
en Cuba y en otros países, en el siguiente orden:
1. MATUSALEM
No. 46834 (Cuba) renovada hasta el 30 de octubre de 2008 para la clase 33.
2.
MATUSALEM No.100249 (Cuba) renovada hasta el 6 de octubre del 2009 para la clase
33.
3. MATUSALEM No. 130492 (Hungría) renovada hasta el 11 de junio
de 2010 para la clase 33.
4. MATUSALEM No. 6531678 (Alemania) renovada hasta
el 31 de octubre de 2010 para la clase 33.
5. MATUSALEM No. 67707 (Polonia)
renovada hasta el 18 de mayo de 2010 para la clase 33.
6. MATUSA No. 100611
(Cuba) renovada hasta el 30 de octubre de 2008 para la clase 33.
Estas
renovaciones figuraban a nombre de la Empresa cubana Havana Rum and Liquors S.A.
pero fueron transferidas desde 1999, a la empresa Cuba Ron S.A, según consta
en los documentos aportados por la empresa cubana (10). Según los
certificados de renovación de los derechos marcarios presentados por la
empresa cubana y pesquisas realizadas por la parte demandante, estos registros
fueron hechos a principios de la década de los 90 (11).
2.2
Los argumentos que sostuvieron la presentación de la queja por el demandante
y la contestación del demandado giraron sobre los siguientes aspectos:
El demandante afirmó que:
1. Los Nombres de dominio del demandado
son idénticos a las marcas registradas de la parte demandante, cada una
de las cuales incorpora la marca MATUSALEM acompañada, generalmente, de
la palabra Ron, descriptiva del tipo de producto que se comercializa con esta
marca.
2. El demandado no tiene ningún derecho o interés
legítimo en los Nombres de dominio, puesto que no posee ningún registro
de la marca con el nombre MATUSALEM y no realiza de forma continua un negocio
autentico bajo dichos nombres.
3. En desafío a la legitimidad
de los documentos que demuestran la titularidad del demandado sobre el nombre
de la marca, el demandante afirmó que los argumentos legales expuestos
en la contestación de la demanda no tienen ninguna legitimidad ya que dicha
contestación del demandado se basa en el acto de nacionalización,
del gobierno cubano, de las propiedades del demandante después del triunfo
de la revolución cubana, nacionalización que es un acto ilegitimo
y discriminatorio.
4. Las marcas registradas por el demandante son mundialmente
famosas y no había manera que el demandado no pudiese haber estado enterado
de la existencia de estas cuando registró los nombres de dominio.
5.
El demandado es un competidor del demandante y ha registrado y ha estado utilizando
los nombres de dominio de mala fe para interrumpir el negocio del demandante.
6.
La demostración del uso de mala fe, esta apoyada también en el hecho
de que el demandado posee registros múltiples de la marca registrada por
el demandante así como por lo menos 155 otros nombres de dominio, muchos
de los cuales aparecen incluyendo marcas registradas de otros competidores.
Por
lo tanto el demandante solicitó la transferencia de los nombres de dominio.
El
demandado por su parte sostiene que:
1. En Julio de 1965, después
del triunfo de la revolución cubana, el gobierno cubano nacionalizó
la Empresa de Ron Alvarez Camp, S.A que en aquella época era el fabricante
de dicho ron en Cuba.
2. La nacionalización antes dicha cubrió
todos los archivos tangibles e intangibles incluyendo cualquier derecho sobre
la marca registrada de la palabra MATUSALEM. Estos derechos son ejercitados ahora
por la Empresa demandada en virtud de una cadena de transferencias.
3.
El demandado ahora ostenta varias marcas para MATUSALEM, en Cuba y otros países,
ostentando el dominio de la marca del ron y sus licores subsidiarios, adquiridos
de la empresa Habana Club, S.A quien lo adquirió, a su vez, de la Empresa
CUBAEXPORT.
4. Las marcas registradas del demandado fueron colocadas
antes de las del demandante, por lo tanto el demandante no puede alegar derechos
anteriores sobre la marca registrada con la palabra MATUSALEM.
5. Antes
de ser notificado de este conflicto, el demandado estaba utilizando la marca MATUSALEM
ofertando de buena fe de sus productos, siendo el ron el producto que más
fabrica y comercializa y se habían tomado medidas, además, para
utilizar los nombres de dominio en un sitio Web para promover, a través
de Internet, la oferta autentica de sus mercancías.
6. El demandado
por lo tanto tenía un interés legítimo en registrar y utilizar
los nombres de dominio cuando efectuó el registro de los mismos.
7.
El resto de los nombres de dominio registrados, que se encuentran relacionados
con las marcas de terceros (12), están avalados por registros anteriores
de las marcas registradas, llevados a cabo por el demandado provocando esto que
la empresa cubana adquiriera pleno derecho sobre los mismos.
8. Ninguno
de los registros de nombres de dominio ocurre bajo las circunstancias de mala
fe indicadas en el párrafo 4b de la Política Uniforme de Solución
de Controversias, UDRP.
9. El demandante no ha proporcionado la evidencia
que demuestre que es el sucesor de la Empresa de Ron Alvarez Camp, ni heredero
de los dueños anteriores de la compañía.
10. El
demandante presentó la queja de mala fe incurriendo así en un supuesto
de Secuestro inverso de Nombre de Dominio.
2.3 Discusión y resultados
del proceso
El Miembro del panel de este proceso decidió que
el marco del desarrollo de este no era el marco para discutir los principios por
los cuales se rigen las disposiciones marcarias de Cuba y EE.UU. y en los puntos
en que dichas disposiciones interfieren, desestimando incluso emitir criterio
alguno sobre las consideraciones políticas de este tipo de proceso.
El jurado en este caso aplicó, igualmente, las Políticas, el
Reglamento y las normas
complementarias en materia de resolución de
controversias de nombres de dominio, teniendo en cuenta las declaraciones y los
documentos sometidos al criterio del panel, por las partes. El panel tuvo en cuenta
para llegar a los resultados que:
La Empresa demandada debía probar
para sostener su pretensión, según exige el párrafo 4 a de
la política de solución de conflictos; que el nombre o los nombres
de dominio son idénticos o confusamente similares a su marca registrada;
que el demandado no tiene ningún derecho o interés legitimo respecto
al nombre de dominio en litigio y que el nombre de dominio se ha colocado y se
está utilizando de mala fe, teniendo en cuenta que para poderse entender
que hay uso de mala fe según esta estipulado en el párrafo 4b de
la Política Uniforme de Solución de Controversias, aprobada por
la ICANN, deben probarse, igualmente, otras circunstancias (13) demostrativas
de este particular.
a) El miembro del jurado llego a la conclusión
de que los nombres de dominio son idénticos, en ocasiones, y confusamente
similares en otras a los nombres de dominio que enuncia la parte demandante en
el escrito de su demanda.
b) La carga de la prueba en cuanto a la carencia
de derechos o intereses legítimos por parte del demandado sobre la marca,
le corresponde al demandante quien debe presentar las primeras pruebas de los
derechos e intereses legítimos que le asisten en relación con la
marca en disputa. Al estar probada documentalmente por la parte demandante este
particular por medio de los materiales promocionales, pues provoca un cambio de
la carga de la prueba a la parte demandada quien debe sustentar la carga con evidencia
creíble. El demandante a opinión del jurado no refutó las
alegaciones y los documentos presentados por la parte demandada de manera convincente.
La evidencia aportada por la parte demandada en cuanto a la tenencia y
uso de la marca MATUSALEM, así como la preparación para utilizar
el dominio que refiere el nombre de dicha marca no fue refutado de manera convincente
por la parte demandante, la cual basó su respuesta en esta ocasión
en la ilegitimidad de la nacionalización de sus empresas por el gobierno
cubano. Por consiguiente el jurado determinó que la parte demandada tuvo
éxito en establecer la prueba de sus derechos e intereses legítimos
sobre el dominio.
La tenencia de la marca MATUSALEM por la parte demandada
convenció al jurado de que existía uso y preparación para
la utilización de dichos dominios y que se ha obrado de buena fe en virtud
de los documentos probatorios presentados por la parte demandada por consiguiente
el jurado no estimó necesario analizar la buena fe en el uso de los dominios
en disputa.
c) En lo relativo a la consideración de Secuestro Inverso
de Nombre de Dominio, propuesta por la parte demandada en contra de la parte demandante,
se estimó que para que esta acusación fuese procedente sería
necesario que la parte demandada hubiese podido probar que la parte demandante
tenia conocimiento de los derechos sobre la marca o los intereses legítimos
sobre los nombres de dominio que la nombran y además evidenciar el hostigamiento
o conducta similar de la parte demandante a pesar de tener pleno conocimiento
de los derechos que asisten a la otra parte.
En vista de la historia del
Ron MATUSALEM y de su productor original desde sus inicios, tal como fue expuesto
por la parte demandante y fue, posteriormente verificado, podía existir
desconocimiento de los legítimos derechos del demandado sobre las marcas
registradas. Por otra parte, solamente, uno de los diversos registros presentados
por el demandado fue realizado, propiamente, por la empresa cubana (14),
por lo que esto pudo resultar un impedimento para que el demandante, tuviese conocimiento
sobre los derechos e intereses, de la parte demandada. El jurado por lo tanto,
estimó que no había suficiente evidencia para determinar que el
demandante interpuso la queja de mala fe.
2.4 Decisión
El
miembro del jurado decidió que el demandante no pudo establecer por lo
menos uno de los tres elementos que exige la Política Uniforme de Solución
de Controversias, que fue el relativo a demostrar que la parte demandada carecía
de los derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio. El
miembro del jurado por lo tanto negó la petición de la parte demandante
de que los nombres de dominio le fueran transferidos.
3. Resumen del
proceso relacionado con el nombre de dominio corporacioncimex.com
La
parte demandante en este caso fue la Empresa cubana Corporación CIMEX,
S.A (15) , quien envió una queja al Centro de Mediación y
Arbitraje de la OMPI, el 7 de noviembre del 2002, demandando a la Empresa Garcey,
Ltd, con domicilio legal en Dublín, Irlanda.
El Centro de Mediación
y Arbitraje de la OMPI después de verificar los hechos expuestos por el
demandante ante la entidad registradora (16), notificó a la parte
demandada de la queja interpuesta en su contra, ante su sede y los procedimientos
comenzaron desde el 15 de noviembre del 2002, acorde a las reglas establecidas
en el párrafo 5 a de la Política Uniforme de Solución de
Controversias, la parte demandada debía haber respondido la demanda antes
del día 5 de diciembre del 2002 pero el demandado no emitió respuesta
alguna.
3.1 Fundamentos de hecho de las partes del proceso
La
parte demandante en este caso fue una de las principales corporaciones en Cuba,
la cual abarca, en su actividad comercial, muchas de las actividades de la esfera
económica del país, además que cuenta con filiales en otros
países, desarrolla actividades comerciales tan diversas como: alquiler
de autos; viajes con recorridos turísticos incluidos que funcionan bajo
una de sus filiales en la isla denominada HAVANATOUR, S.A; operaciones financieras
y procesos de pagos con tarjetas de crédito que funcionan bajo el nombre
de otra de sus filiales: Fincimex; otra división de la empresa es la Inmobiliaria
CIMEX, S.A. que está desarrollando el mercado de propiedades inmobiliarias
en Cuba y desarrollando varias clases de proyectos en el Caribe.
La parte
demandante es también, entre otros, la dueña de las marcas registradas:
1)
DATACIMEX para Cuba en las clases 37 (17), 41 (18) y 42 (19)
2)
CIMEX IBERICA para España cuyo, titular de la marca es su filial Cimex
Iberica, S.A
3) Ron Varadero
4) Caribbean Club
5) Cubita
6) Havanatour
La
parte demandante desde el 12 de junio del 2002 también había registrado
los nombres de dominio siguientes:
1) corporacioncimex.net
2) corporacioncimex.org
3)
cimexcorporacion.net
4) cimexcorporation.com
5) cimexcorporacion.org
El
demandado, dueño del nombre de dominio corporacioncimex.com, estaba utilizando
el nombre de dominio para dar acceso a un sitio Web de pornografía, apareciendo
también en el sitio Web una promoción para la venta del nombre de
dominio por una suma, extremadamente alta.
En una carta enviada por fax
a la parte demandante y presentada como evidencia, el demandado, había
realizado el pedido de 1 500 000 USD para comprar el nombre de dominio y las marcas
nacionales Ron Carebbean (20) y Ron Varadero registradas en el Reino Unido.
De las evidencias presentadas por la parte demandante se demostró que la
Empresa Garcey Ltd, era la titulares del registro del nombre de dominio corporacioncimex.com
y la dueña de las marcas nacionales en el Reino Unido de Ron Carebbean
y Ron varadero, esta Empresa Garcey Ltd estuvo representada por el señor
Silvarredonda quien es el apoderado y director general y es también la
persona que firmó el documento donde se pedía una alta suma de dinero
al demandante por la compra del dominio y las marcas antes mencionadas.
3.2
Los argumentos de las partes fueron los siguientes:
La parte demandante
afirmó que el nombre de dominio corporacioncimex.com es idéntico
al de su nombre corporación CIMEX, S.A y confusamente similar a sus marcas
registradas: DATACIMEX y Cimex Iberica. Afirmando a su vez que el demandado no
tiene derechos o interés legitimo, referente al nombre de dominio. De hecho,
el demandante declaró que el demandado conocía y estaba indiscutiblemente
enterado de la importancia de las marcas registradas, del nombre del negocio y
de la identidad bien conocida del demandante.
En la queja presentada, el
demandante expuso que al demandado no se le concedió licencia o consentimiento
alguno, de forma tacita ni expresa, para utilizar la marca conocida CIMEX o el
nombre de dominio corporacioncimex.com como si fuese un socio o un agente del
demandante.
El demandante declaró, igualmente, que se había
registrado y utilizado, el nombre de dominio corporacioncimex.com, de mala fe.
Esto se evidenció por el hecho que el sitio Web www.corporacioncimex.com
estaba haciendo un hardcore frente al sitio Web, de contenido pornográfico,
que tenía como link, colaborando de seguro al único propósito
de tomar ventajas ilegales y dañar la imagen de la compañía
demandante, torciendo el nombre de la empresa cubana y de sus marcas registradas.
La
parte demandada no contestó a los argumentos del demandante
3.3
Discusión y resultados
Según el párrafo 4 a) de
la política, las pruebas presentadas por el demandante demostraron que:
a)
El nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a una marca de
la marca registrada por el demandante tenga derechos y;
b) El demandado
no tiene ningún derecho o entres legitimo por lo que se refiere al nombre
de dominio;
c) El Nombre de Dominio se ha colocado y se ha utilizado de
mala fe.
Por el hecho que el demandado, fue notificado correctamente de
la queja y procedió a responderla, el panel se acogió a los derechos
que le confiere el 14 b de la Política Uniforme de Solución de Controversias.
No obstante los hechos hablaban por sí mismos por lo que el panel, en caso
de alguna duda, resolvería la misma en favor del demandante.
A.
Idéntico o confusamente similar
El panel para analizar este particular
se apoyó en que el demandante es el dueño de las marcas registradas
cubanas
" DATACIMEX con registro No.123.282
" DATACIMEX con
registro No. 123.283
" DATACIMEX con registro No. 123.355
Y la filial
de esta compañía Cimex Iberica, S.A es la propietaria del registro
en España de la marca CIMEX IBERICA de registro No.1.089.861.
El
panel encuentró que el demandante tiene derechos sobre la marca y el nombre
de dominio corporacioncimex.com es confusamente similar a las marcas registradas
y sobre las cuales la compañía que es parte demandante en este proceso
tiene derechos.
B. Acerca de los derechos e intereses legítimos
El
panel fue de la opinión que las marcas registradas del demandante son conocidas
y famosas en el campo del comercio minorista, servicios de alimentos; propiedades
inmobiliarias, agencias de TV por cable y vía satélite y agencias
de viajes.
El párrafo 4c de la política está dirigido
a los demandados e indica como un demandado puede demostrar tener derechos o intereses
legítimos relativos a un nombre de dominio. El demandado no respondió.
El panel llegó a la conclusión que no existía ninguna razón
por la que el demandado pudiese, razonablemente, argumentar que ostentaba cualquier
derecho o interés legitimo en relación al nombre de dominio.
El
panel encontró por consiguiente que el demandado no tenía ningún
derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.
C.
Registrado y utilizado de mala fe
El párrafo 4b de la política
de solución de controversias contiene una lista de circunstancias, cuya
presencia, después de un análisis de los hechos y pruebas presentado,
constituiría evidencia de la existencia de registro de mala fe y uso abusivo
de un nombre de dominio.
Entre las circunstancias descritas en el párrafo
4b de las políticas de solución de controversias en su inciso i)
esta la que indica que se estimara que hay mala fe en el registro y uso de un
nombre de dominio si existe una promoción de venta de dicho dominio fuera
del costo normal del que se cuantifica y siempre que dicha venta este relacionada
con el dominio en cuestión.
El panel encontró que el registro
del nombre de dominio del demandado, fue preparado para exigir una suma de dinero
para transferir el dominio a un precio que excede muchísimo, el costo de
registro del dominio y de las evidencias expuestas se demuestra que el demandado
procuró intencionalmente ocasionar una posibilidad de confusión
de las marcas registradas por el demandante.
El demandante precisó
su alegato, claramente, y estas alegaciones ayudaron al panel a percibir la situación
exacta. El panel encontró que se había registrado y utilizado el
Nombre de Dominio de mala fe, dentro de lo preceptuado en el párrafo 4
b) i), 4 b) iv) y 4 a) iii) de la Política de Solución de Controversias
en materia de Nombres de Dominio.
3.4 Decisión
Por todas
las razones precedentes, de acuerdo con el párrafos 4 a) de la Política
Uniforme de Solución de Controversias, el panel pidió que el Nombre
de Dominio, corporacioncimex.com fuera transferido al demandante.
4.
Conclusiones
El análisis del desarrollo, discusión y solución,
de casos de disputas entre nombres de dominio y marcas comerciales como los que
presentamos en el presente trabajo, nos obligan a hacer una detallada reflexión,
sobre la incidencia de ciertas categorías informáticas, como los
nombres de dominio, devenidas en nuevas instituciones jurídicas que han
modificado y en muchos casos desplazado a clásicas instituciones del Derecho.
En el caso de los nombres de dominio podemos decir que su aparición ha
traído como consecuencia la aparición de un binomio que en la actualidad
es muy difícil de evitar y es el formado por los nombres de dominios y
las marcas comerciales.
Una vez más se hace latente la necesidad
de los especialistas jurídicos de estudiar este tipo de fenómenos
para garantizar, no solo su competencia profesional, sino también para
garantizar poder ser un ente activo y transformador dentro de la empresa o entidad
donde labore propiciando que la empresa pueda desarrollar una estrategia comercial
de avanzada, acorde a las necesidades de esta Era de la información y las
comunicaciones, que ha llegado para quedarse.
En estos momentos se hace
necesario pensar en la articulación, de un conjunto de modificaciones a
las estrategias empresariales, motivando un replanteamiento de la concepción
de protección a los activos intangibles de una compañía mercantil,
pues se hace evidente que las políticas tuitivas de la propiedad intelectual,
deben estructurarse tomando en cuenta la inevitable unión de las instituciones
clásicas de esta rama del derecho y las nuevas categorías informáticas,
con las que entidades mercantiles y no mercantiles, tienen que lidiar a diario.
La práctica jurídica y comercial actual, evidencia que el
tratamiento de las marcas y otros signos distintivos, dentro de las entidades
o las empresas, debe llevarse al unísono, con las políticas que
se perfilen para el registro y uso de los nombres de dominio, la gestión
de números IP y para todo lo relacionado con las campañas promocionales
o comerciales por Internet.
Igualmente, es importante conocer la necesidad
de estipular en las cláusulas de los contratos de registro de nombres de
dominio, la sujeción a la Política Uniforme de Solución de
Controversias, aprobada por la ICANN, para dirimir los conflictos de este tipo,
que puedan suscitarse. Este procedimiento ha propiciado un método de solución
de conflictos uniforme, equitativo y económico para las partes en este
tipo de conflictos. Por otra parte es necesaria la cognición del tracto
de este tipo de procesos; del sentido en que se interpreta la mala fe para el
registro y uso de los nombres de dominio; así como dominar instituciones
como el secuestro inverso de nombres de dominio.
Bibliografía
- Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957.
- Política
de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio aprobada
por la ICANN en 1999.
- Reglamento de la Política de Solución
de Controversias en materia de Nombres de Dominio aprobado por la ICANN en 1999
-
Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
relativo a la Política de Solución de Controversias en materia de
Nombres de Dominio
- Decisión del caso No. D2002-1036
- Decisión
del caso No. D2002-0962
(1) Conocida también por la abreviatura
de su nombre, OMPI.
(2) Este proceso comenzó con la interposición
de una queja ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, electrónicamente,
el 16 de octubre de 2002, recibiéndose el original firmado y con los documentos
probatorios adjuntos, dos días más tarde en el Centro.
(3) Dicha
Empresa cubana había recibido una carta de contacto de la parte demandante,
en mayo del 2002, antes de interpuesta la demanda, donde la Empresa norteamericana
le informaba de los derechos que ostentaban sobre dicha marca y le solicitaba
la transferencia de los dominios.
(4) La entidad ante la que se habían
registrado los nombres de dominio en disputa se nombra Melbourne Australia.
(5) En 1961 después de la salida del país de la familia Alvarez
Camp, se crean en territorio estadounidense, dos compañías para
continuar la producción y comercialización del Ron Matusalem en
EE.UU. En los siguientes 20 años los herederos de la familia Alvarez Camp
llevaron a cabo varias demandas legales entre ellos para el control de las compañías,
casos que finalmente terminaron en 1995.
(6) La referencia que se hace
cuando mencionamos las clases numeradas en el presente trabajo, están referidas
a lo regulado por el Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, por el cual se estableció
la clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas
a nivel mundial, por ejemplo en la clase 33 que citamos, se registran las marcas
de bebidas alcohólicas (exceptuando las cervezas).
(7) La clase 32
del Arreglo de Niza esta referida a las marcas de Cervezas; aguas minerales y
gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes
y otras preparaciones para hacer bebidas.
(8) La clase 34 del Arreglo de Niza
esta normada para las marcas de Tabaco; artículos para fumadores y cerillas.
(9) Cuba Ron S.A es una corporación cubana constituida en 1993.
(10)
La empresa demandada presentó todos los documentos que acreditan el registro
de la marca Matusalem en las Oficinas de marcas y patentes de Alemania, Polonia
y Hungría, títulos que figuran a nombre de la Empresa Cubana Exportadora
de Alimentos y Productos Varios, CUBAEXPORT, pero dichos registros se transfirieron,
posteriormente, a la empresa Havana Rum and Liquors S.A.
(11) La Empresa Cubana,
igualmente, presentó copia de correspondencia intercambiada en enero de
2001 con diversas compañías para la creación de su sitio
Web con el fin de promocionar o comercializar sus productos.
(12) Referido
a otros competidores como lo sugirió el demandante
(13) El párrafo
4 inciso b de la Política Uniforme de Solución de Controversias
en materia de Nombres de Dominio establece como circunstancias para demostrar
que se ha constituido un registro o uso de mala fe se un nombre de dominio, las
siguientes:
i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido
el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de
otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular
de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, (…);
o
ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular
de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio
correspondiente, (…); o
iii) usted ha registrado el nombre de dominio
fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;
o
iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada
atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier
otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión
con la marca del demandante en cuanto a la fuente, (…).
(14) El único
registro realizado por Cuba Ron S.A. como persona juridica fue el registro No.46834,
de los diversos presentados como prueba de su titularidad sobre la marca, debido
a que recibió la titularidad de los demás registros por transferencia
de la empresa cubana que ostentaba la titularidad sobre ellos anteriormente.
(15) La Corporación CIMEX, S.A. con domicilio legal en Edificio Sierra
Maestra, Avenida 1ra esquina Cero, Miramar, Playa, Ciudad de la Habana, es una
de las empresas más poderosas de la isla. Esta Empresa realiza sus operaciones
con más de 1000 filiales en el territorio nacional y en el exterior. La
producción de esta compañía representa alrededor del 6 %
del Producto Interno Bruto de Cuba.
(16) La entidad de registro fue la Empresa
Network Solutions, Inc. (NSI) empresa líder y pionera en la actividad registral
de nombres de dominio de Internet. Después de emitida la comunicación
a dicha Empresa se procedió, como es usual, a bloquear el uso del nombre
de dominio en disputa, hasta la culminación del proceso.
(17) En la
clase 37 del Arreglo de Niza se registran marcas de empresas relacionadas con
la actividad de la construcción, reparación y servicios de instalación
inmobiliaria.
(18) En la clase 41 del Arreglo de Niza se registran marcas
de servicios relacionados con la educación, la formación y también
el esparcimiento y las actividades deportivas y culturales como es el caso de
los productos de la empresa demandante.
(19) En la clase 42 del Arreglo de
Niza se registran marcas relacionadas con servicios científicos y tecnológicos
así como servicios de investigación y diseño relativos a
ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; servicios
de diseño de ordenadores y software y servicios jurídicos.
(20)
El nombre de esta marca registrada en Inglaterra por la empresa demandada a pesar
de no se igual a la marca registrada de la empresa demandante (Ron Caribbean Club)
es confusamente similar a esta pudiendo ocasionar confusión en los consumidores.
